2013-01-03   ONEL/OMEL - wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-149/11 Leno Merken: granice rzeczywistego używania znaku towarowego

W dniu 19 grudnia 2012 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo
oczekiwany wyrok w sprawie C-149/11 Leno Merken (ONEL/OMEL), w którym odniósł
się do problematyki rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego (CTM)
w rozumieniu art. 15(1) Rozporządzenia 207/2009.

Przypomnijmy, iż zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu, jeżeli w okresie pięciu lat
od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela
we Wspólnocie
w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli
takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak
towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją
usprawiedliwione powody jego nieużywania. Do sankcji, o których mówi Rozporządzenie,
należy możliwość żądania wygaszenia nieużywanego znaku towarowego.

Problem rzeczywistego używania znaku towarowego należy odczytywać łącznie z zasadą
jednolitości, zgodnie z którą CTM wywołuje ten sam skutek w całej Wspólnocie,
w odniesieniu zarówno do  jego rejestracji, zbycia, zrzeczenia, wygaśnięcia czy unieważnienia.

W konsekwencji, odpowiedź na pytanie o konieczny zasięg terytorialny używania znaku
towarowego ma istotne znaczenie dla podmiotów rejestrujących swoje oznaczenia
w Urzędzie w Alicante, a przede wszystkim tych, którzy używają swoich wspólnotowych znaków
towarowych wyłącznie na terytorium jednego państwa członkowskiego.

Co istotne, OHIM konsekwentnie stoi na stanowisku, iż używanie CTM w jednym państwie
członkowskim UE jest wystarczające do uzyskania ochrony na terenie całej Unii Europejskiej.
Pomimo tego, kwestia rzeczywistego używania znaku towarowego nie była oczywista.
Tytułem przykładu w wyroku w sprawie HIWATT v. Kabushiki Kaisha Fernandes (T-39/01) Sąd
Pierwszej Instancji stwierdził, że rzeczywiste używanie oznacza, że znak musi być obecny
w istotnej części terytorium, w którym jest chroniony. Podobne zapatrywanie odnajdziemy
w wyroku wydanym przez ówczesny Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Pago
International v. Tirolmilch (C-301/07).

Przechodząc już do wyroku wydanego w sprawie C-149/11 Leno Merken (ONEL/OMEL),
Trybunał zadecydował, że terytorialne granice państw członkowskich powinny zostać
pominięte przy ocenie, czy znak towarowy jest „rzeczywiście używany na terytorium
Wspólnoty”
w rozumieniu art. 15(1) Rozporządzenia. Ma ono natomiast miejsce, gdy znak
towarowy jest używany zgodnie z jego podstawową funkcją oraz w celu utrzymania lub
uzyskania udziału w rynku
w obrębie Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do towarów lub
usług, dla których został zarejestrowany. Jak podkreślił Trybunał, to do sądu krajowego
należy ocena czy warunki zostały spełnione, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych
okoliczności faktycznych, w tym charakterystyki danego rynku, charakteru towarów lub usług
chronionych przez znak towarowy i terytorialnego zakresu i skali wykorzystania, jak również
częstotliwości i regularności jego wykorzystania (por. pkt 57 i 58 uzasadnienia).

Jak łatwo zauważyć, uzasadnienie wyroku nie idzie w parze z poglądem wyrażanym
dotychczas przez OHIM. W tym kontekście Trybunał odnotował, że wytyczne Urzędu nie mają
charakteru wiążących aktów prawnych, a więc nie mogą służyć do interpretowania przepisów
prawa UE.

Podsumowując, Trybunał zwrócił uwagę, że przy ocenie używania znaku należy zwracać
uwagę nie na granice państwowe, a na sposób w jaki znak jest rzeczywiście używany
.
Można natomiast żałować, że wyrok nie daje jednoznacznej odpowiedzi, w jakich
przypadkach użycie wspólnotowego znaku towarowego może być uznawane za rzeczywiste
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia. Wątpliwości w dalszym ciągu będą dotyczyły
w szczególności znaków używanych lokalnie, tj. na terytorium lub części terytorium jednego
Państwa członkowskiego.

Marcin Kroll